令和元年特許法改正(102条関係)

令和元年特許法改正について、条文と解説まとめ(縦書きPDFで死ぬほど読みにくいので…)。

 

条文番号の変遷

第1項改正。第2項・第3項改正なし。第4項追加、旧第4項繰下げ。

 

第1項(改正)

改正前

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

 

改正後

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

 

解説

一項は、平成一〇年の一部改正により新設され、令和元年の一部改正により改正された規定で、特許権の侵害により生じた損害(逸失利益)の額の算定方式を定めるものである。平成一〇年の一部改正前においても、特許権を侵害する製品が販売された結果、特許製品の販売数量が減少したことに伴う損害(逸失利益)の賠償は、民法七〇九条に基づき請求することが可能であった。しかし、こうした請求に対するこれまでの判決においては、市場構造が極めて単純で、「侵害製品の販売数量全てを権利者が販売し得た」ことの立証ができた場合にしか逸失利益の賠償が認められておらず、それ以外の場合には、妥当な損害の塡補がなされているとはいえない状況であった。

こうした問題を解決するため、平成一〇年の一部改正によって新設された一項は、①侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において、損害額とする。②ただし、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができない事情が存在するときは、その事情に応じた額を控除する旨規定し、侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量全てを権利者が販売し得たとはいえない場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能としていた。

平成一〇年の改正以降、侵害者の譲渡数量のうち、特許権者の「実施の能力」を超える数量又は「販売することができない」数量とされ、一項の推定が覆滅された部分について、三項が規定する実施料相当額分の賠償が認められるか否かという点が論点となり、旧来これを肯定することが裁判例の趨勢であった。しかしながら、椅子式マッサージ機事件(知財高判平成一八年九月二五日)判決以降、裁判例においては、覆滅部分に関する三項による賠償を否定する趨勢が強くなったといわれる一方、学説の多数はこれに反対しており、立法的な解決が必要な状況となっていた。旧一項は、主に売上減少による逸失利益のみ規定しており、これ以外の逸失利益については特段の規定を措置していなかったところ、知的財産の権利者自らが実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができると認められるのであれば、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額算定の特例を定めることが損失の塡補という観点からは望ましい。そこで、令和元年の一部改正により、一項が改正され、売上減少による逸失利益特許権者の単位数量当たりの利益額に、譲渡数量のうち実施相応数量(特許権者の実施の能力に応じた数量)を超えない部分から特定数量(侵害者の営業努力や代替品の存在等のように、特許権者が販売することができないとする事情に相応する数量)を控除した数量を乗じた額、一号)とライセンス機会の喪失による逸失利益(譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合において、これらの数量に応じた実施料相当額、二号)の合計額について、特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除き、特許権者が受けた損害の額とすることができる旨が規定された。

(逐条解説21版 pp. 339-340。下線部は20版からの加筆部分)

 

第4項(新設)

条文

4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

 

解説

四項は令和元年の一部改正により新設された規定である。先述のとおり、三項について「通常」の文言が削除されたが、実際の裁判例において、改正によって訴訟当事者間の具体的事情が十分の斟酌された実施料相当額が認定されるようになったか否か、判然としない状況にあった。他方、平成一〇年改正以降の裁判例により、実施料相当額の算定における具体的な考慮要素として、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の貢献度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位等、様々な考慮要素が示されていた。令和元年改正の検討過程では、特に類型的に増額に働き得ると考えられる考慮要素として、下記三点について留意すべきと審議会において指摘された。第一は、損害賠償額算定の段階では、有効な特許が侵害されたことが認定されていることである。一般に、権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による料率は、権利者と実施者との間で有効な特許であるか否か、又は、特許権の保護範囲内か否かが、裁判所で確定していない状況で決定される実施料率(事前(ex-ante)に算定された実施料率)である。他方、特許権侵害訴訟において有効な特許が侵害されたことや保護範囲内であることが判明した場合には、これらの事情を勘案して当該実施料率よりも高めに算定された実施料率(事後的(ex-post)に算定された実施料率)が相当実施料率として認められるべきである。第二は、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失である。特許権侵害が認められる場合、侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しており、特許権者にとっては実施許諾するかどうかの判断機会が失われていることになるが、こうした事情についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。第三は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。通常、ライセンス契約を締結するに当たっては、最低保証料支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限、支払期限の存在等、様々な制約を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく実施をしている。この事実についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。四項は、こうした考慮要素を包括的に規定する形で、「侵害があつたことを前提として…特許権…を侵害した者との間で合意をするとしたならば、…特許権者…が得ることとなるその対価を考慮することができる」と規定し、特許権侵害の事実、特許権者の許諾機会の喪失、侵害者が無制約で実施したこと等の事情を考慮することができる旨を定めている。

(逐条解説21版 pp. 341-342)

 

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